智慧財產法院100年度行專訴字第82號 新式樣專利舉發

智慧財產法院100年度行專訴字第82號 新式樣專利舉發

智慧財產法院行政判決 100年度行專訴字第82號 民國100年10月20日辯論終結 原 告　全崴科技有限公司 代　表　人　陳永修　　　 訴訟代理人　張慧明律師 　謝宗翰律師 被 告　經濟部智慧財產局 代　表　人　王美花（局長） 訴訟代理人　林谷明　　　 參 加 人　醫電鼎眾股份有限公司 代　表　人　詹志俊　　　 訴訟代理人　呂康德律師 上列當事人間因新式樣專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國 100 年6 月16日經訴字第10006100170 號訴願決定，提起行政訴 訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決 如下： 　　主 文 原告之訴駁回。 訴訟費用由原告負擔。 　　事實及理由 壹、程序部分： 一、按行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，而該 法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止 訴訟程序，行政訴訟法第177條定有明文。 二、原告聲請意旨固略以：原告已另案提起訴訟，如民事庭認為 原告與參加人於民國95年2 月28日與同年11月21日簽訂之合 作契約（下稱系爭合作契約）不存在，則認定我國公告第D1 24448 號專利之申請權人為參加人之基礎事實即不成立，爰 請求於另案民事訴訟判決確定前停止本件訴訟云云。惟： ⒈按「確認法律關係存在或不存在之訴，以確認現在之法律關 係為限，如已過去或將來應發生之法律關係，則不得為此訴 之標的。所謂過去之法律關係，係指曾經成立或不成立之法 律關係，因情事變更，該過去之法律關係現已不復存在之情 形而言。且為訴訟標的之法律關係是否存在，係以事實審言 詞辯論終結時為準。」、「得以行使終止權而消滅其契約關 係者，應以開始履行之繼續性契約為限，蓋已開始履行之繼 續性契約，無須因嗣後有債務不履行之情事，而使其溯及的 消滅契約關係之必要，否則徒增法律關係之複雜。」最高法 院88年度台簡上字第24號、91年台上字第577 號判決分別著 有明文。 ⒉經查原告與參加人所簽訂之系爭合作契約為繼續性之法律關 係，且業已開始履行，原告自僅得終止，而不能解除，則原 告另案提起民事訴訟縱令經法院判認系爭合作契約目前已不 存在，其法律效果亦僅為系爭契約因終止而自終止之時起往 後不生效力，並無溯及消滅系爭合作契約之效力，對於系爭 合作契約於終止前約定何人為系爭專利之申請權人，並不生 影響，僅生系爭合作契約終止後原告與參加人間之法律關係 得否依終止契約之法律關係，或不當得利之法律關係加以調 整問題。 ⒊次查本院99年度民專上字第3 號民事判決已判認系爭專利係 訴外人陳建章根據參加人所提出之外觀設計草圖架構，協助 將內部機構件製作完成，且訴外人陳建章僅係掛名於原告公 司，實際上則至參加人公司上班，有前開判決1 件在卷足憑 （詳本院卷第58頁），則原告既非系爭專利之發明人，且參 加人亦參與系爭新型專利之創作，縱令兩造間之系爭合作契 約依法仍得解除，原告亦無從因系爭合作契約之解除，即會 變成發明人與單獨取得申請權人之地位。是系爭合作契約之 解除並不足以動搖原告非系爭專利發明人與申請權人之基礎 事實，本件原告是否為系爭專利申請權人之判斷並非以系爭 合作契約得否解除為準據，原告請求於另案民事訴訟判決確 定前停止本件訴訟，於法顯有未合，不應准許。 貳、實體部分： 一、事實概要： 參加人前於98年1 月19日以原告之新式樣第D124448 號「影 像顯示型內視儀」專利有違反專利法第128 條第1 項第3 款 所規定之應撤銷原因，向被告機關申請舉發。經被告機關於 99年12月17日以（99）智專三㈠03019 字第09920910770 號 專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定。原 告不服提起訴願，經經濟部於100 年6 月16日以經訴字第10 006100170 號訴願決定書駁回原告之訴願。原告不服向本院 提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權 利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。 二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張： ㈠按原告與參加人之「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約」 約定，原告給付參加人新台幣（下同）170 萬元之研發費， 另依契約第三條約定：（資料交付）乙方（即參加人）應依 附件一所定之內容，陸續將「本研發成果」（主要含硬體材 料表、調整校正方式、使用說明手冊及維護說明手冊各壹份 ）交付甲方（即原告）。亦即參加人依約應將「本研發成果 」交付原告，其內容主要為附件一之「硬體材料表、調整校 正方式、使用說明手冊及維護說明手冊」。因此，所謂「本 研發成果」內容為何，方足以確認系爭專利是包含在「本研 發成果」內。然而，迄今參加人均未交付原告該「研發成果 」，原處分及訴願決定即認定系爭專利包括於前揭「本研發 成果」內，顯屬草率且欠依據。 ㈡關於系爭專利係原告雇用訴外人陳建章所完成，原處分與訴 願決定亦不否認，惟若認為系爭專利包括於參加人所應完成 之「本研發成果」內，原告何必再花錢雇用訴外人陳建章設 計系爭專利，又若系爭專利確係原告另行花錢雇用訴外人陳 建章所設計，何以竟能視為參加人之「本研發成果」內，原 處分及訴願決定僅有結論而無令人信服之理由。 ㈢參加人售予原告的所有內視鏡零組件，從未包括有內視鏡產 品之外殼，且產品外殼除係由原告雇用訴外人陳建章設計外 ，後續產品外殼之開模亦是由其負責聯絡，所以產品外殼之 開模及模具費用均係由原告負擔，爾後直接由原告向外殼製 造廠訂購外殼相關組件，足證系爭專利並非參加人所完成之 「本研發結果」。 ㈣關於爭點效之適用，最高法院於100 年度台上字第1627號判 決理由中諭示5 要件：⒈於同一當事人間；⒉非顯然違背法 令；⒊當事人未提出新訴訟資料足以推翻原判斷；⒋該重要 爭點，在前訴訟程序已列為足以影響判決結果之主要爭點， 並經兩造各為充分之舉證及攻防，使當事人為適當完全之辯 論，由法院為實質之審理判斷；⒌兩造所受之程序保障非顯 有差異，查被告機關並非前民事判決之當事人，顯與上開爭 點效第1 點不符。再者，系爭合作契約業據原告於100 年6 月9 日以三重二重埔郵局第252 號存證信函解除在案，則本 件因有新訴訟資料於前判決作成後提出，且有推翻原判決之 可能，參諸第3 點要件，本件自不受原爭點判斷之拘束，是 本件應無爭點效之適用。 三、被告聲明求為判決駁回原告之訴，並抗辯： ㈠觀證據3 之合作契約書全文，原告與關係人合作開發與銷售 之標的為「6mm 工業用內視鏡」，業已載明合作開發之項目 、規格及內部構造，且合作之內容既係將參加人之相關研發 成果加以商品化，參加人因此授權原告「使用、實施、重製 、修改」其研發成果，且同意原告「販賣、使用或實施」其 研發成果所製造或組裝之產品。 ㈡依專利法第2 條規定：「本法所稱專利，分為下列三種：一 、發明專利。二、新型專利。三、新式樣專利。」因此，證 據3 之合作契約書第7 條所稱「『本研發成果』所可能獲得 之專利權」自包含研發成果之商品化過程中所生之發明、新 型及新式樣專利權。而原告未提出其他證據證明原告與參加 人簽訂系爭合作契約書時，已將新式樣專利排除於第7 條之 約定範圍之外。 ㈢證據9 係經公證人公證之5 封電子郵件，分別於96年6 月21 日、6 月29日、8 月8 日、8 月9 日及8 月15日傳送，該等 電子郵件附有影像顯示內視儀之外觀設計圖面。依該等電子 郵件觀之，均為參加人與原告雙方之研發成果依三份合作契 約書予以商品化之經過，雙方在開發產品過程中，對產品的 外觀皆有表示意見，且該等設計圖與系爭專利皆屬相同物品 類別，則因開發產品過程中所生之產品形狀、花紋、色彩或 其結合，透過視覺訴求之創作，應可確定係針對三份合作契 約所附之規格設計之外觀，此一開發過程自屬雙方依三份合 作契約書第七條所稱「『本研發成果』所可能獲得之專利權 」之範疇。 ㈣按專利法第七條第三項明定「一方出資聘請他人從事研究開 發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定……」 ，而原告與參加人因合作開發相關內視鏡產品，其外觀設計 所衍生之新式樣專利權依據雙方所簽訂之證據3 合作契約書 之全文既應歸屬參加人所有，則縱認訴外人陳建章與原告間 之僱傭關係存在，且有依參加人所訂產品規格而繪製設計圖 ，亦難執此而認系爭專利為其於職務上所完成之新式樣。 四、參加人亦聲明求為判決駁回原告之訴，並陳述： ㈠實務上不認為判決理由具有既判力，惟學說上有認為，雖屬 判決理由中之判斷，但如為訴訟上重要之爭點，經當事人盡 其主張、舉證之能事，法院亦經對其為實質上之審理時，則 法院就該爭點於判決理由中所為之判斷，亦應有拘束力，在 以後之訴訟不得與此相反之判斷或主張，此即學說上所謂之 爭點效。雖然實務上認為判決理由並無爭點效，惟此重要爭 點既經當事人盡其主張及舉證之能事，且經法院採為判決之 基礎，自不容當事人任意否認，並於他訴訟中作相反之主張 ，法院亦當本於禁反言及誠信原則，不宜於本案訴訟中另作 相反之判斷。 ㈡原告所述已另行起訴主張解除乙事，已為前案判決之遮斷效 所遮斷，蓋原告所提出之攻擊防禦方法，在前訴訟言詞辯論 終結前已得主張，然卻未主張，經過確定判決，原告即不能 再主張。 五、本院判斷： ㈠按「農會之理事相當於民法及公司法之董事，農會與理事間 之關係，應屬民法之委任關係。因此，農會之理事是否有連 續缺席兩個會次者，而視為辭職之情形，亦即農會與理事間 之委任關係是否存在，應由普通法院之民事訴訟程序確定之 。至於主管機關對於農會與理事間之委任關係是否存在所表 示之見解，尚無確認民事法律關係之效力。」最高行政法院 93年度判字第1216號判決著有明文。查： ⒈原告主張其為我國公告第D124448 號「影像顯示型內視儀」 新式樣專利之專利申請權人，並於96年8 月22日向被告機關 申請專利，經被告機關於97年6 月5 日審定准予專利。嗣參 加人提出其於95年2 月28日與原告簽訂之「產品開發及銷售 合作契約書」（經被告機關編為證據2 ，經本院99年民專上 第3 號民事判決編為第1 份契約），於同年11月21日與原告 簽訂之「6mm 工業用內視鏡開發計畫合作契約書」（經被告 機關編為證據3 ，經本院99年民專上第3 號民事判決編為第 2 份契約）作為引證案，以：⑴其與原告於第1 份契約第7 條約定本研發成果所可能獲得之專利權皆歸參加人，且⑵其 與原告簽訂之第2 份契約之合作開發標的為「6mm 工業用內 視鏡」，包含系爭專利內在，則參加人始為系爭專利之申請 權人為由，對於系爭專利提出舉發。則參加人所提出舉發之 事由係屬其與原告之私權爭執，並非公法事件，應由普通法 院以民事訴訟程序確定之，被告機關對於參加人與原告間之 私權爭執，並無審酌與認定之權限。縱被告機關就參加人與 原告間之私權爭執表示意見，亦無確定參加人與原告間民事 法律關係之效力，至為明確。 ⒉次查被告依據參加人所提出前揭契約，認定系爭專利應歸參 加人所有，原告並非專利權人，而為舉發成立，應撤銷專利 權之審定，固非無據。然參酌前揭最高行政法院判決要旨被 告機關並無認定私權法律關係之權限，即令就私權之法律關 係表示意見，亦不生確認民事法律關係之效力。則被告機關 以其就參加人是否係系爭專利之申請權人所表示之意見，既 不生確認民事法律關係之效力，據此作為本件舉發核駁之理 由，於法尚有不符。 ㈡次按「關於人民私權之確定，係屬國家司法權之範圍，人民 發生私權爭執時，應循民事訴訟程序，由民事法院確定之。 故國家民事法院就私權爭執所為之確定判決，其所確定之事 實及法律關係，在行政處理程序中雖對之存有疑問，行政機 關仍不可不以之為既判事項而從其判決處理，此為行政權與 司法權分立之國家一般通例，不可不察。」行政法院法院60 年判字第107 號判例著有明文。查： ⒈原告前曾以參加人侵害系爭專利為由，起訴請求參加人賠償 損害，參加人則提出前揭第1 、2 份契約，主張其始為系爭 專利之專利權人，而為系爭專利無效之抗辯，經本院認定參 加人確為系爭專利之專利權人，於98年12月14日以98年度民 專訴字第94號民事判決為原告敗訴之判決，原告不服提起上 訴，再經本院於99年9 月16日於99年度民專上第3 號民事判 決駁回原告之上訴，原告不服再提起上訴，經最高法院以10 0 年度台抗字第27號裁定駁回原告之上訴確定，有本件前揭 2 件民事判決書在卷足憑（詳本院卷第51-1至66頁）。則參 加人與原告究何人為系爭專利之專利權人，本院已於前揭判 決之爭點中加以論斷，是本件應進一步探究者應為法院於判 決理由中就重要爭點所為之判斷，有無拘束當事人之效力。 ⒉按「學說上所謂之爭點效，係指法院於確定判決理由中，就 訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之 結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴 訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人就與該重要 爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不 得作相反之判斷，以符民事訴訟法上之誠信原則而言。是爭 點效之適用，必須前後兩訴訟當事人同一，且前案就重要爭 點之判斷非顯然違背法令，及當事人未提出新訴訟資料足以 推翻原判斷等情形始足當之。」最高法院99年度台上字第78 1 號判決著有明文。經查參加人係屬實質當事人，而本院98 年民專訴第94號民事判決與本院99年民專上字第3 號民事判 決已就參加人係專利權人之重要爭點為判斷，雖經原告聲明 不服提起上訴，然亦經最高法院100 年度台抗字第28號裁定 駁回上訴，堪認本院前揭判決並無顯有違背法令，且原告就 專利申請案部分並未提出超過前揭民事訴訟之新證據，已據 其陳述甚明（詳本院卷第84頁），本件並無足以推翻原判決 之新訴訟資料，原告自不得於本件訴訟中就其與參加人究何 人係專利權人之重要爭點為相反之主張。 ㈢原告雖主張：民事訴訟判決之爭點效必須前後兩訴訟之當事 人同一為要件，而於本件訴訟參加人並非訴訟當事人，自無 爭點效之適用云云。惟： ⒈按民事訴訟之形式當事人為原告與被告，至於實質當事人則 係指擔當人以自己名義起訴，為他人訴訟，效力所及之實體 法上利益歸屬之主體，最常見之類型有法定訴訟擔當（如破 產訴訟之破產管理人）、任意訴訟擔當與代位訴訟，則民事 訴訟所指之當事人不僅包含形式當事人之原告與被告，尚包 含實質當事人，至為明確。而於我國現行專利舉發制度，受 不利益處分之專利權人或舉發人須以智慧財產局為被告，係 受限於我國行政訴訟必須以為行政處分之行政機關為被告之 法制。但此並非各國專利訴訟法制之通例，例如：日本之審 決（相當於我國之舉發審定）撤銷訴訟即非以主管機關為被 告，而係以專利舉發事件之當事人為原告與被告，德國之專 利無效訴訟亦然。則我國現行專利舉發訴訟制度雖未將受有 利行政處分之專利權人或舉發人列為訴訟之形式當事人，而 僅許其以參加人之地位參加訴訟，然參加人既為訴訟結果之 實體法上利益歸屬主體，且立法例亦有將其逕列為訴訟之形 式當事人，則於我國現行法制上，自應視其為訴訟之實質當 事人，認有民事訴訟判決爭點效之適用，始符專利訴訟通例 之法理。 ⒉次按於一般須經行政機關登記之私權糾紛，當事人可於民事 訴訟程序提起請求確認私權存否，及請求對造應向行政機關 為私權登記或塗銷之訴，例如：土地真正權利人得起訴請求 確定所有權之法律關係存否，及塗銷所有權登記之訴，即為 適例。惟智慧財產案件審理細則第27條規定：「智慧財產民 事訴訟當事人，就智慧財產權之效力或有無應撤銷、廢止之 爭點，提起獨立之訴訟，或於民事訴訟中併求對於他造確認 該法律關係之判決，或提起反訴者，與本法第16條規定之意 旨不符，法院應駁回之。」立法理由更謂：「智慧財產權之 專利權、商標權等應否撤銷、廢止，為智慧財產專責機關之 權限，他造當事人無撤銷、廢止已核准之專利、商標等權限 。又對專利權、商標權等智慧財產權存在與否，如有爭議， 應循行政爭訟程序解決，當事人藉確認之訴請求確認該等法 律關係存在與否之判決，亦不發生使行政機關撤銷智慧財產 權或註銷智慧財產權登記之效力，欠缺即受確認判決法律上 利益。」明文限制人民以因私權之法律關係而生得求撤銷專 利權之事由提起民事訴訟之權限，將原本應提起民事訴訟以 資解決之民事私權糾紛，劃歸由智慧財產專責機關處理；如 認民事訴訟判決就私權法律關係之重要爭點所為判斷於專利 行政訴訟中無爭點效，而智慧財產專責機關對於私權法律關 係又無認定之權限，則當事人因私權法律關係而得請求撤銷 專利權之權益即無法獲得合理之保障，顯見民事訴訟判決爭 點效之效力，於我國現行專利有關因私權之法律關係而生得 請求撤銷專利權事件之法制下，實無不予適用之空間。 ㈣末按新型專利有新型專利權人為非新型專利申請權人之情事 者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並 限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷，92年2 月6 日修 正公告、93年7 月1 日施行之專利法第107 條第1 項第3 款 著有明文（註：被告機關誤載為128 條第1 項第3 款）。查 系爭專利之申請日為96年8 月22日，經被告機關於97年6 月 5 日審定准予專利，而有前揭條文所定新型專利權人非新型 專利申請權人之情事，則舉發人據此主張應撤銷系爭新型專 利，自應予准許。 六、綜上所述，系爭專利違反核准審定時應適用之專利法第107 條第1 項第3 款之規定，而有依法不得申請取得新式樣專利 之情形。被告機關為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定處 分，所持理由與本院雖有不同，但結論仍無二致，於法並無 不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請 撤銷訴願決定及原處分，核無理由，應予駁回。 七、兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐 一論述，併此敘明。 據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1 項 前段，判決如主文。 中　　華　　民　　國　　100　 年　　10　　月　　27　　日 智慧財產法院第一庭 審判長法 官　李得灶 法 官　蔡惠如 法 官　何君豪 以上正本係照原本作成。 如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴 理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20 日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。 中　　華　　民　　國　　100　 年　　10　　月　　27　　日 　　　　　　　　　　　　　　　書記官　張君豪